何種情況下專(zhuān)利文件的修改禁止反悔？

在初審、實(shí)審、復審中可以對說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)進(jìn)行修改，無(wú)效宣告階段只能對權利要求書(shū)做進(jìn)一步的限定。申請人也可通過(guò)意見(jiàn)陳述的方式對權利要求保護范圍做限制。但在當前大環(huán)境下，專(zhuān)利申請人或者專(zhuān)利權人往往專(zhuān)注于如何能夠說(shuō)服專(zhuān)利審查員獲得專(zhuān)利的終授權或者權利的維持，對于修改和陳述會(huì )如何影響專(zhuān)利侵權的認定，缺乏一定認識。因此，有必要對涉及“禁止反悔”相關(guān)案例進(jìn)行梳理和研究，分析何種情況下的修改適用禁止反悔原則，并給出了相關(guān)建議。

　　一、 引言

　　在初審、實(shí)審、復審中可以對說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)進(jìn)行修改，無(wú)效宣告階段只能對權利要求書(shū)做進(jìn)一步的限定。通常說(shuō)明書(shū)的修改通常于形式或者錯別字修改，或者將僅記載于權要求中的技術(shù)方案增補說(shuō)明書(shū)中。通常我們主要關(guān)注權利要求書(shū)的修改，其直接影響授權范圍大小。同時(shí)，在專(zhuān)利審查各階段，申請人也可通過(guò)意見(jiàn)陳述的方式對權利要求保護范圍做解釋與澄清。毫無(wú)疑問(wèn)，上述修改或者意見(jiàn)陳述均影響權利要求保護范圍的邊界。但在當前大環(huán)境下，專(zhuān)利申請人或者專(zhuān)利權人往往專(zhuān)注于如何能夠說(shuō)服專(zhuān)利審查員獲得專(zhuān)利的終授權或者權利的維持，對于修改和陳述如會(huì )影響專(zhuān)利侵權的勝負，缺乏一定認識。在專(zhuān)利侵權司法實(shí)踐中，“禁止反悔原則”的適用使得這些修改和意見(jiàn)陳述對案件的勝負起到關(guān)鍵作用。因此，有必要對相關(guān)案例進(jìn)行梳理和研究。

　　二、具體案例與分析

　　“禁止反悔原則”原則即指專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或者確權程序中，為獲得授權或維持專(zhuān)利權有效性而對專(zhuān)利范圍進(jìn)行的限制，在專(zhuān)利侵權訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專(zhuān)利權的保護范圍。較高人民法院2009年出臺的《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》（下稱(chēng)司法解釋一）第6條中正式確立，在2017年較高人民法院出臺的《關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權糾紛案件應用法律若干問(wèn)題解釋?zhuān)ǘ罚ㄒ幌潞?jiǎn)稱(chēng)解釋?zhuān)ǘ┯肿鞒隽诉M(jìn)一步的規定，即雖然專(zhuān)利申請人或者專(zhuān)利權人在專(zhuān)利授權或確權程序中作出了限縮性的修改或者意見(jiàn)陳述，但該限縮性的修改或者意見(jiàn)陳述在相應的行政程序中被明確否定的，則不會(huì )引起禁止反悔原則的適用。其中，對專(zhuān)利范圍的限制指的就是對權利要求的修改以及涉及權利要求保護范圍的意見(jiàn)陳述。其中，并沒(méi)有限定是主動(dòng)修改還是應審查員的要求的修改。因此，在答復審查員意見(jiàn)或者修改權利要求時(shí)，還應當考慮后是否會(huì )導致續禁止反悔原則的適用。下面針對兩個(gè)經(jīng)典案例，針對禁止反悔原則的適用做一個(gè)梳理。

　　案例一：愛(ài)國者案

　　愛(ài)國者電子科技有限公司（下稱(chēng)愛(ài)國者公司）與中國惠普有限公司（下稱(chēng)惠普公司）、北京世紀藍快科技發(fā)展有限公司侵害發(fā)明專(zhuān)利權糾紛一案中，涉及對禁止反悔原則的適用。具體案情如下：愛(ài)國者公司系專(zhuān)利號為ZL200610079222.2、名稱(chēng)為“SATA連接器&”的發(fā)明專(zhuān)利（簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）的權利人。愛(ài)國者公司認為惠普公司生產(chǎn)并銷(xiāo)售的涉案光驅中的插頭構成對涉案專(zhuān)利權利要求1的等同侵權。涉及等同侵權的技術(shù)特征為：涉案專(zhuān)利權利要求1的電源端子與數據端子分別位于絕緣本體的“內壁及外壁”，而被控侵權插頭的電源端子與數據端子均位于“內壁”。針對該區別技術(shù)特征，愛(ài)國者公司認為構成等同侵權。而惠普公司認為，愛(ài)國者公司提交給國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局（簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利局）的SATA連接器的靠前次審查意見(jiàn)通知書(shū)的意見(jiàn)陳述書(shū)和修改權利要求書(shū)中，將包含有電源端子與數據端子均位于“內壁”這一技術(shù)特征的涉案專(zhuān)利原權利要求2進(jìn)行了放棄，依據禁止反悔原則，該特征不屬于涉案專(zhuān)利現權利要求1的保護范圍。原權利要求書(shū)記載如下：1.一種SATA連接器插頭，包括本體和于本體兩端延伸出來(lái)的端子部和電纜部，端子部包括端子承載部和多個(gè)端子，所述電纜部包括與端子電性相連的電纜，其特征在于：所述端子包括數據端子和電源端子，兩者電性隔離，并分布于同一端子承載部上。2.如權利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述數據端子和電源端子分別位于絕緣本體內壁的不同側面。3.如權利要求1所述的SATA連接器插頭，其特征在于：所述端子承載部為一絕緣本體，絕緣本體圍成一容納空間，所述電源端子和數據端子中的一種端子位于絕緣本體的內壁側面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側面。一審和二審法院均支持了惠普公司的主張，即認為“愛(ài)國者公司明確放棄了“電源端子與數據端子均位于內壁”這一技術(shù)特征，放棄原因在于其認為包括上述技術(shù)特征在內的權利要求2的技術(shù)方案相對于現有技術(shù)不具有實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。在此情況下，愛(ài)國者公司將該技術(shù)特征變更為現權利要求中的“所述的數據端子位于絕緣本體的外壁的上側面，所述的電源端子位于絕緣本體的內壁的下側面”。因此，愛(ài)國者公司對“電源端子與數據端子均位于內壁”這一技術(shù)特征所作的放棄，不應再次納入其權利保護范圍。一審、二審法院認定關(guān)于惠普公司提出的禁止反悔原則的主張成立的認定正確，惠普公司不構成對涉案專(zhuān)利的侵犯。

　　案例二： 中譽(yù)電子案

　　較高人民法院于2012 年4 月12 日審結的申請再審人中譽(yù)電子（上海）有限公司與被申請人上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專(zhuān)利權糾紛案（簡(jiǎn)稱(chēng)“九鷹專(zhuān)利案”）。也是涉及禁止反悔原則的一個(gè)案例。案情是這樣的：中譽(yù)電子（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中譽(yù)公司）是名稱(chēng)為“一種舵機”、專(zhuān)利號為ZL200720069025.2 的實(shí)用新型專(zhuān)利的獨占實(shí)施被許可人，其發(fā)現上海九鷹電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)九鷹公司）制造、銷(xiāo)售的一款航模產(chǎn)品侵害了其享有的專(zhuān)利權，遂向法院提起訴訟。該專(zhuān)利權利要求1-3 為： “1．一種模型舵機，其特征在于，包括支架、電機、絲桿和滑塊，所述支架包括電機座和滑塊座，所述電機設置于所述電機座內，在所述電機的一端設置有一主動(dòng)齒輪，所述絲桿縱向穿過(guò)所述滑塊座，在所述絲桿的一端設置有一從動(dòng)齒輪，所述主動(dòng)齒輪和所述從動(dòng)齒輪相互嚙合，所述滑塊穿在所述絲桿上，并且所述滑塊伸出所述滑塊，在所述滑塊底面設置有一電刷。2．如權利要求1所述的舵機，其特征在于，在所述支架上，設置有固定到一舵機驅動(dòng)電路板上的固定孔。3．如權利要求2所述的舵機，其特征在于，在所述舵機驅動(dòng)電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜，所述支架通過(guò)其上的固定孔固定到所述舵機驅動(dòng)電路板上，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸”。上海九鷹公司遂向國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利復審委員會(huì )針對上述專(zhuān)利提出了無(wú)效宣告請求，專(zhuān)利復審委員會(huì )做主13717號無(wú)效決定：宣告上述實(shí)用新型專(zhuān)利權權利要求1-2、4-6 無(wú)效，在權利要求3 的基礎上維持專(zhuān)利權有效。案件爭議焦點(diǎn)為：權利要求3是否視為對權利要求1的修改，從而引發(fā)禁止反悔原則的適用，即專(zhuān)利權人放棄了除“銀膜”之外的技術(shù)方案。二審法院認為適用禁止反悔原則。而較高人民法院提審后的結論是，不適用禁止反悔原則。主要理由是：每一項權利要求都是單獨的、完整的技術(shù)方案，每一項權利要求都應準確、完整地概括申請人在原始申請中各自要求的保護范圍，而不論其是否以獨立權利要求的形式出現。在判斷是否構成禁止反悔原則中的‘放棄’時(shí)，應充分注意專(zhuān)利權人未自我放棄的情形，嚴格把握放棄的認定條件。如果該從屬權利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨立權利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒(méi)有原始參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄?！奔础皺嗬? 中的‘銀膜’并沒(méi)有被權利要求1-2 所提及。而且，中譽(yù)公司在專(zhuān)利授權和無(wú)效宣告程序中沒(méi)有修改權利要求和說(shuō)明書(shū)，在意見(jiàn)陳述中也沒(méi)有放棄除‘銀膜’外其他導電材料作為導流條的技術(shù)方案。因此，不應當基于權利要求1-2 被宣告無(wú)效，而認為對權利要求3 的附加技術(shù)特征‘銀膜’不能再適用等同原則。終判決故九鷹公司構成對涉案專(zhuān)利的侵犯，依法應當承擔停止侵權的民事責任。

　　以上兩個(gè)案例，均涉及常見(jiàn)的權利要求的修改，能否使用等同侵權原則所導致侵權結果不一樣，看似得出了相反的結論。但仔細分析兩個(gè)案例，發(fā)現其權利要求具體修改事實(shí)是不同的，即刪除的權利要求與保留的權利要求之間是否具有參考關(guān)系不同。

　　在案例一愛(ài)國者案例中，原權利要求2、3 均是引用原權利要求1的并列技術(shù)方案，都對電源端子和數據端子設置與絕緣本地的位置進(jìn)行了限定。原權利要求2的技術(shù)方案是“電源端子與數據端子均位于內壁”；原權利要求3的技術(shù)方案是“電源端子和數據端子中的一種端子位于絕緣本體的內壁側面，另外一種端子位于絕緣本體的外壁側面”。權利要求2與權利要求3的技術(shù)方案是有相互關(guān)聯(lián)性，所做的修改就是將電源端子和數據端子位于絕緣本體內壁的技術(shù)方案放棄，保留了一種位于外壁，可見(jiàn)兩個(gè)保護范圍具有一定參照性的。此時(shí)，在審查員指出權利要求1不具有新穎性，權利要求2不具有創(chuàng )造性情況下，為了與現有技術(shù)進(jìn)行劃界，申請人刪除了電源端子和數據端子均設置絕緣本體內壁側面的技術(shù)方案，并據此獲得了專(zhuān)利權的授權。也就是說(shuō)，為了獲得授權，愛(ài)國者公司對請求保護的權利要求保護的范圍進(jìn)行的限制，進(jìn)而在專(zhuān)利侵權訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專(zhuān)利權的保護范圍中。

　　在案例二中譽(yù)電子案中，原權利要求3引用原權利要求2 ，原權利要求2引用原獨立權利要求1。權利要求2進(jìn)一步限定在架上設置有固定孔，從而便于舵機驅動(dòng)電路板的固定；權利要求3進(jìn)一步引用權利要求2基礎上，在所述舵機驅動(dòng)電路板上印制有碳膜和銀膜，所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸?？梢?jiàn)，權利要求2、3所限定的是涉案主題不同的結構部分，二者沒(méi)有相關(guān)性，也沒(méi)有參考性。也就是說(shuō)，權利要求3中進(jìn)一步限定的技術(shù)特征是靠前次在權利要求書(shū)中出現，在其引用的前述權利要求中均沒(méi)有出現。相對于權利要求1和/或2的技術(shù)方案而言，權利要求3所限定的技術(shù)方案也是一個(gè)獨立的技術(shù)方案，由于與權利要求3的附加技術(shù)特征具有一定的獨立性，刪除權1和權2并沒(méi)有產(chǎn)生對權利要求3技術(shù)方案的限制，從而沒(méi)有導致與其相關(guān)技術(shù)方案的放棄。因此，在專(zhuān)利侵權訴訟中，不應適用禁止反悔原則。

　　三、實(shí)務(wù)建議

　　通過(guò)對上述兩個(gè)案件的梳理，我們看到對于何種修改下的適用“禁止反悔”原則，是需要對針對特定的修改情形而言的。不同情形，可能產(chǎn)生不同的適用結果。鑒于禁止反悔原則直接影響限制能否適用等同原則，其適用與否的重要性不言而喻。禁止反悔原則的設立是為了避免專(zhuān)利權人 ‘兩頭得利’，違反民法的誠實(shí)信用原則。這就要求專(zhuān)利申請人在專(zhuān)利申請前、專(zhuān)利授權和確權階段都要繃緊“禁止反悔原則”這一紅線(xiàn)。鑒于提交申請后修改具有一定難度，建議在申請前，充分檢索現有技術(shù)，盡量準確與現有技術(shù)劃界；針對自己的創(chuàng )新性貢獻，合理、全面的設計權利要求布局，盡量具有橫向和縱向二維布局體系。提交專(zhuān)利申請后，與專(zhuān)利審查員的交互中，書(shū)面的修改和陳述務(wù)必審慎，尤其是對于專(zhuān)利，除參考專(zhuān)利代理人意見(jiàn)外，更應該與專(zhuān)利法務(wù)、律師等有經(jīng)驗人士，避免為了急切獲得授權隨意修改，導致授權后專(zhuān)利難以發(fā)揮大炮的威力，造成不可估計的損失；后，“禁止反悔原則”也是涉及專(zhuān)利侵權糾紛時(shí)，非常有效的防御工具，對涉案專(zhuān)利的審查檔案進(jìn)行分析研究，尋找突破口，可實(shí)現轉敗為勝的新局面。

　　四、小結

　　綜上，是筆者較為淺顯的研究，以期拋磚引玉。禁止反悔原則是一個(gè)貫穿授權、確權、侵權環(huán)節的重要制度，對它的理解和適用還在不斷的發(fā)展中，還需要廣大專(zhuān)利代理人、專(zhuān)利律師不斷的實(shí)踐和總結。